Суть торговли лицензиями. Виды лицензий.

При торговле правами на ОИС под лицензией понимается разрешение, в соответствии с которым одно лицо - собственник исключительных прав на ОИС - лицензиар предоставляет другому заинтересованному лицу - лицензиату исключительное или неисключительное право на использование этого объекта.

Форма торгового соглашения на продажу лицензии должна обеспечивать монопольное право использования ОИС только для участников такого соглашения и не допускать использования этого права конкурентами.

Продажа лицензий преследует следующие цели:

- получение гарантированной прибыли без вложения капитала и создание собственного производства или освоение рынка;

- завоевание рынка;

- сокращение сроков освоения новых технологий:

- приобретение партнеров для совместной деятельности:

- компенсации затрат на создание ОИС.

Продажа лицензии позволяет лицензиару решать свои проблемы при:

- внезапном ухудшении конъюнктуры рынка;

- возникновении осложнений при экспорте товаров в связи с протекционистской политикой правительства страны-покупателя;

- значительном превышении спроса над объемом собственного производства продукции, а также в других случаях.

Приобретение лицензии позволяет лицензиату:

- освоить производство продукции, которая пользуется спросом, при значительной экономии материальных и трудовых ресурсов;

- снизить себестоимость выпускаемой продукции;

- повысить производительность труда и конкурентоспособность товаров на внешнем рынке;

- получить преимущества перед конкурентами и т.п..

Важно учесть также временной фактор. Если стоимость лицензии и стоимость аналогичной разработки собственными силами одинаковы, то выгодней купить лицензию, поскольку значительно сократится время до начала выпуска продукции.

Лицензии подразделяются как по объему переданных прав, так и по условиям предоставления прав. По объемам переданных прав лицензии делятся на три вида:

- неисключительная (простая) лицензия;

- исключительная лицензия;

- полная лицензия.

Неисключительная (простая) лицензия предоставляет лицензиату право использовать лицензию на территории и в течение времени, оговоренных в лицензионном договоре. При этом лицензиар оставляет за собой право использовать переданный объект в собственном производстве, а также предоставлять лицензии другим лицензиатам.

Исключительная лицензия предоставляет лицензиату монопольное право использовать предмет лицензии на согласованных условиях (сроках, территории). При этом лицензиат имеет право предоставлять лицензии на использование предмета лицензии третьим лицам без ограничения права лицензиара по первоначальному соглашению.

Полная лицензия предоставляет лицензиату наиболее широкий объем прав. По лицензионному договору лицензиату предоставляются все права на использование объекта интеллектуальной собственности, который является предметом лицензии, без ограничения территории и на весь срок действия охранного документа. Следует иметь в виду, что при продаже полной лицензии собственником охранного документа все же остается лицензиар.

Лицензионные договоры

Лицензионное соглашение оформляется лицензионным договором, который должен отвечать определенным условиям относительно структуры, содержания, четкости и обстоятельности формулировок, которые не должны допускать двойного толкования.

Основные разделы договора предлагается рассмотреть самостоятельно. Обратить внимание на особенности договоров на знаки для товаров и услуг и "ноу-хау".

Остановимся детально лишь на правах и обязанностях сторон, которые заключили договор. При этом исходят из принципа, что права одной стороны являются обязанностями другой.

Из числа прав лицензиара наиболее весомо право непосредственно или через представителя проверять правильность учета выпуска продукции по лицензии и выручки от ее продажи, а также права беспрекословного разрыва договора при нарушении срока платежа в сочетании с полным запретом дальнейшего выпуска продукции и компенсацией убытков.

Важным для лицензиара является право сохранять собственное производство продукции, на которую продана лицензия.

Наиболее существенными для лицензиата является право на техническую помощь лицензиара в освоении производства (а иногда и сбыта) продукции по лицензии; право на усовершенствование продукции по лицензии и технологии ее производства; право продавать на территории действия лицензионного договора сублицензии третьим лицам.

Важным является получение покупателем права на дифференцированные ставки роялти. Особую роль играет взаимное обязательство сторон согласовывать споры по взаимному согласию и согласованный выбор юрисдикции для преодоления разногласий.

Лицензиар всегда обязан гарантировать лицензиату:

- принадлежность себе и только себе имущественных прав собственности на объекты договора и их защиту за свой счет от посягательства третьих лиц;

- передачу лицензиату такой юридической и/или технической документации, которая необходима и достаточна для освоения производства продукции по лицензии, ликвидацию дефектов в документации, если они имеются;

- реализацию ОПС с достижением определенных технико-экономических показателей.

Лицензиар в большинстве случаев обязан:

- поддерживать патенты или другие охранные документы за свой счет;

- предоставлять практическую помощь лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а при необходимости - и в до- и/или послепродажном обслуживании;

- извещать лицензиата о всех усовершенствованиях продукции по лицензии и/или технологии ее производства.

Лицензиар может быть иногда обязан:

- при предоставлении второй, третьей и т.д. неисключительной лицензии сообщать лицензиату сведения о них, и если любым следующим договором будут предусмотрены более выгодные условия лицензирования, "автоматически" распространять их на предшествующие договоры;

- платить лицензиату договорные штрафы за снабжение некачественными комплектующими изделиями, сырьем и/или технологическим оборудованием.

Лицензиат всегда обязан:

- признавать лицензиара собственником исходных имущественных прав на объект лицензионного договора;

- придерживаться технических условий и технологических рекомендаций лицензиара относительно реализации ОПС;

- коммерчески реализовывать приобретенные имущественные права под угрозой досрочного (и, конечно, беспрекословного) разрыва лицензионного договора;

- вести бухгалтерские дела так, чтобы операции с продукцией по лицензии были выделены и доступны для аудиторских проверок объемов ее производства и выручки от ее продажи;

- обеспечивать доступ лицензиара к указанным данным;

- сохранять в тайне предоставленную технологию даже после завершения срока действия договора.

Лицензиат, как правило, обязан:

- своевременно платить лицензиару обусловленные договором платежи и, если это предусмотрено, пеню за просрочку платежей;

- оказывать содействие лицензиару в выявлении и судебном преследовании нарушителей имущественных прав;

- в обусловленный срок реагировать на каждое сообщение лицензиара об усовершенствовании продукции по лицензии и/или технологии ее производства;

- немедленно извещать лицензиара о всех усовершенствованиях продукции по лицензии и/или технологии ее производства, которые сделаны специалистами лицензиата.

Лицензиат может быть обязан:

- вырабатывать продукцию по лицензии только на тех предприятиях, которые он имел в момент заключения договора;

- покупать у лицензиара комплектующие изделия, сырье (полуфабрикаты), технологическое оборудование или услуги по пуско-наладочным работам и техническому обслуживанию;

- согласовывать с лицензиаром такие приобретения у третьих лиц, и после завершения срока действия договора возвратить лицензиару всю техническую документацию.

Договор приобретает силу после его регистрации в Государственном департаменте интеллектуальной собственности.

Лицензиар готовит проект лицензионного договора заранее и передает его потенциальному лицензиату в ходе предшествующих переговоров.

Важно, чтобы до получения полной гарантии о намерениях потенциального лицензиата, лицензиар выполнил следующие действия:

· подписал протокол о намерениях;

· заключил договор о конфиденциальности;

· разработал проект лицензионного соглашения;

· подготовил альтернативные предложения для обсуждения с потенциальными партнерами;

· разработал детальный проект лицензионного договора.

Ни в коем случае не следует игнорировать заключение договора о конфиденциальности до начала переговоров. В случае отсутствия такого договора потенциальный лицензиат после получения информации, в том числе конфиденциальной, может прекратить переговоры.

Лицензионные платежи

Поскольку большинство лицензионных соглашений связаны с коммерческой деятельностью, они предусматривают выплату определенной денежной суммы лицензиару за передачу права на использование объектов интеллектуальной собственности.

Различают три основных вида лицензионных платежей: роялти, паушальный, комбинированный.

Роялти - это вид платежей, который лицензиат выплачивает лицензиару на протяжении всего срока действия соглашения равными долями.

Паушальный платеж предусматривает выплату вознаграждения до даты начала массового выпуска продукции, зафиксированной в соглашении. К паушальной форме оплаты прибегают обычно в случаях, если в стране лицензиата шаткое положение или нет ясности в вопросе патентования изобретения, которое составляет основу лицензии.

Комбинированный платеж предусматривает выплату лицензиару части вознаграждения еще до начала производства и сбыта продукции, а остальная часть вознаграждения выплачивается в форме роялти после постановки продукции на производство.